Das Manuskript eines Zeitschriftenartikels (Verfasser: Patentanwälte Dr. Tim Oppermann und Dr. Stefan Golkowsky) ist im Folgenden wiedergegeben. Es handelt sich hierbei um einen einführenden Artikel, der insbesondere für deutsche und europäische Patentanmelder wichtige Spezifika des US-Patentrechts aufzeigt.

US-Patentpraxis aus Sicht deutscher Unternehmen

Deutsche Unternehmen, die mit neuen Produkten auf dem US-Markt erfolgreich sein wollen, stehen vor zwei Herausforderungen: Zum einen möchten sie eigene Entwicklungen durch möglichst schlagkräftige eigene US-Patente absichern. Zum anderen sollten sie vermeiden, gegen Patente (US-amerikanischer) Konkurrenten zu verstoßen, d. h., sie sollten ?Freedom to operate? (FTO) haben. Für beide Herausforderungen werden im Folgenden Handlungsempfehlungen gegeben.

Erste Herausforderung: Zur Erlangung eigener, schlagkräftiger US-Patente Unterschiede der Patentvoraussetzungen in den USA im Vergleich zu Europa nutzen!

Zur Erlangung möglichst wertvoller US-Patente sollten einige Besonderheiten des US-Patentsystems berücksichtigt werden. Das US-Patentsystem erlaubt Anmeldungen, welche in Europa oder Deutschland nicht möglich wären. Dies betrifft Anmeldungen, deren Gegenstand bereits veröffentlicht wurde, und Anmeldungen, deren Gegenstand in Europa oder Deutschland aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen nur eingeschränkt patentfähig ist, wie z. B. computerimplementierte Verfahren. Diese Aspekte müssen (in Abkehr von den gängigen Standards europäischer Patentpraxis) beachtet werden, um Konkurrenzunternehmen im US-Markt auf Augenhöhe zu begegnen. Nachfolgend sind zwei Beispiele für solche Besonderheiten aufgeführt:

  • Neuheitsschonfrist

Während in Europa das öffentliche Präsentieren einer Erfindung einer späteren Patentanmeldung den Boden entzieht, gewährt das US-Patentrecht dem Erfinder (oder dessen Rechts-nachfolger) eine 12-monatige Neuheitsschonfrist. Das heißt, nach der Präsentation hat der Erfinder bis zu 12 Monate Zeit, eine Patentanmeldung mit Wirkung für die USA einzureichen, und kann diese erfolgreich zu einem Patent führen.

Hieraus ergibt sich die Strategie, dass eine eigene, vor nicht mehr als 12 Monaten veröffentlichte Erfindung noch mit Wirkung für die USA angemeldet werden sollte, wenn das Produkt auch in den USA vertrieben werden soll. Dann nämlich kann ein deutsches Unternehmen das eigene US-Patent als Druckmittel gegen die Konkurrenz verwenden, um so ggf. eine Lizenz für Fremdpatente zu erhalten. Ohne eigenes US-Patent kann eine Lizenz nur gegen Geld oder im schlimmsten Falle gar nicht erwirkt werden.

  • ?Safe Harbors?: Software, Geschäftsmethoden und medizinische Verfahren

Des Weiteren kann in den USA Schutz für Gegenstände beantragt werden, die in Europa nicht patentfähig sind. Dies betrifft unter anderem computerimplementierte Verfahren, Geschäftsmethoden wie beispielsweise Prozessabläufe in Unternehmen oder auch chirurgische, thera-peutische oder diagnostische Verfahren. Dies sollte bereits beim Abfassen einer deutschen oder europäischen Anmeldung berücksichtigt werden, wenn eine spätere Tätigkeit in den USA beabsichtigt ist.

Zweite Herausforderung: Ausschluss von Patentverletzungen in den USA

Jedes Unternehmen, das in den USA bereits Patentstreitigkeiten ausfechten musste, weiß um die Schwierigkeiten und Kosten eines solchen Verfahrens. Insbesondere für den Fall des Unterliegens können hohe Schadenersatzforderungen auflaufen. Dazu kommen die Kosten der Produktentwicklung und ggf. die Kosten zur Erlangung einer Zulassung des Produkts auf dem US-amerikanischen Markt, wobei während einer laufenden Patentstreitigkeit nicht sicher ist, ob das Produkt jemals in den USA verkauft werden kann. Die obige Problematik ist unabhängig davon, ob man selbst Patente in den USA hält oder nicht, denn ein eigenes Patent stellt lediglich ein Verbotsrecht gegenüber anderen dar, nicht jedoch die Erlaubnis, ein bestimmtes Produkt auf den Markt zu bringen!

Von daher ist der frühzeitige Ausschluss von Patentverletzungen, d. h. ein ?Freedom to Operate? (FTO), besonders wichtig. ?Mitlernende? Systeme, mit denen ?dynamische" FTOs möglich sind, steigern die Effizienz und senken die Kosten von FTOs.

  • Dynamische ?Freedom to Operate?- (FTO-)Analysen: Navigation durchs Minenfeld der Patente

Neben den eigenen Patenten ist eine sorgfältige Patentrecherche und ?analyse der Konkurrenz von großer Wichtigkeit, wenn ein neues Produkt auf dem US-Markt platziert werden soll. Hierbei ist es nicht ausreichend, eine FTO-Analyse zu Beginn der Produktentwicklung durchzuführen, einen Vergleich zu ziehen und zu einem Ergebnis zu kommen, da sich ein Produkt während der Entwicklung zur Marktreife erfahrungsgemäß verändert. Von daher wird traditionell auch vor der Produkteinführung eine weitere FTO-Analyse getätigt.

Um eine wiederholte FTO-Analyse zu vermeiden, bieten spezialisierte Patentanwaltskanzleien eine ?dynamische?, softwareunterstützte FTO-Analyse an, die es einem Unternehmen erlaubt, bereits während der Produktentwicklung zu testen, ob eine Konstruktionsänderung zu einem Konflikt mit einem Patent führen kann. Auf diese Weise können unnötige Designänderungen vermieden werden. Noch viel wichtiger erscheint jedoch der Aspekt, dass es einem Unternehmen bereits im Entwicklungsstadium möglich ist, ?gefährliche? Patente der Konkurrenz zu erkennen und sich auf diese Situation einzustellen. Das frühzeitige Erkennen kann entweder zu einer geeigneten Umgehungslösung gegenüber der Konkurrenz führen, es können frühzeitig Lizenzierungsgespräche geführt werden, oder es kann frühzeitig mit einer Analyse begonnen werden, ob und wie das gegnerische Patent zu Fall gebracht werden kann.

  • Rechtzeitiges Identifizieren ?gefährlicher? Patente

Die Erfahrungen der Autoren mit dynamischen FTO-Analysen sind durchweg positiv: Zum einen eignen sich dynamische FTO-Analysen, die drohenden Gefahren bildlich zu veranschaulichen, und zeigen einer Landkarte gleich mögliche Wege durch die feindliche Patentlandschaft. Da die dynamischen FTO-Analysen die Veranschaulichung der Patentlandschaft vereinfachen, können die Geschäftsführung und die Entwickler frühzeitig mit den relevanten Patenten vertraut gemacht und auf die kritischen Punkte hingewiesen werden. Zudem kann eine während der Entwicklung beabsichtigte Konstruktionsänderung sofort berücksichtigt und deren Einfluss auf den Weg durch die Patentlandschaft analysiert werden. Dies beinhaltet auch den Fall, dass sofort klar wird, dass ein bestimmter Weg nicht gangbar ist.

Fazit

Es gibt zwei wichtige Säulen einer US-Patentstrategie, wenn es um die Neueinführung eines Produktes auf einem Markt geht: die Anmeldestrategie und die FTO-Analyse zum Ausschluss von Patentverletzungen. Während die Anmeldestrategie das neue Produkt vor Nachahmung schützt oder schützen soll, hilft die FTO-Analyse, relevante Patente der Konkurrenz zu identifizieren. Hierbei sind dynamische FTO-Analysen von großem Vorteil, da diese fortlaufend während der Produktentwicklung eingesetzt werden können und unerwartete Folgen von Konstruktionsänderungen rechtzeitig erkannt werden können.

Wankel

Für Rückfragen stehen die Autoren gerne zur Verfügung:
Pfenning, Meinig und Partner - Berlin